Em 30 de dezembro de 2022, o Instituto Nacional de Patentes e Marcas (INPI) publicou a Ata da Reunião realizada em 28 de dezembro de 2022, entre o Presidente do INPI, Sr. Claudio Vilar Furtado, os Diretores do INPI e membros da Procuradoria do INPI. Esta reunião foi realizada para discutir as propostas apresentadas pelas seções brasileiras da Licensing Executive Society (LES-Brasil) e do International Chamber of Commerce (ICC) em relação ao processo de averbação de Contratos de Licença pelo INPI.
Como resultado da referida reunião, várias propostas e mudanças positivas foram aprovadas pelo INPI e recomendamos que você as analise com atenção, pois podem afetar os contratos de licença que sua empresa ou seus clientes no Brasil. As alterações detalhadas nos itens (VI) e (VII) relativas ao teto de royalties e pagamentos de royalties podem ser relevantes para rever qualquer contrato de licença atualmente averbado no INPI.
As alterações aprovadas na reunião são as seguintes:
(I) Os contratos já podem ser assinados pelos representantes das partes por meio de assinaturas digitais certificadas de acordo com os padrões da ICP-Brasil. As assinaturas digitais certificadas no contrato não exigirão reconhecimento de firma, notarização, nem legalização ou apostila. Essa mudança será implementada imediatamente. O INPI também passará aceitar contratos assinados com outros padrões de certificação, mas não de imediato, pois essa mudança exigirá análise e, provavelmente, novos procedimentos a serem adotados.
(II) Os representantes legais das partes não serão mais obrigados a rubricar todas as páginas do contrato e de seus anexos. Os procuradores da parte que requerer a averbação do contrato poderão apresentar Declaração atestando a veracidade dos documentos apresentados ao INPI. Essa alteração entrará em vigor imediatamente.
(III) Não serão mais exigidas as assinaturas de (duas) testemunhas nos contratos, mesmo que o contrato seja firmado numa cidade brasileira. No entanto, as partes poderão ter o contrato assinado por (duas) testemunhas, caso queiram que o mesmo tenha valor de título executivo extrajudicial no Brasil. Essa alteração entrará em vigor imediatamente.
(IV) A apresentação de Contrato Social ou do Estatuto Social das empresas brasileiras, no protocolo de petições relacionadas à averbação de contratos, não será mais exigida (embora esta documentação deva ser apresentada juntamente com o requerimento de averbação do contrato pelo INPI). Essa alteração entrará em vigor imediatamente.
(V) Os Contratos de Licença de Tecnologia Não Patenteada (Contratos de Licença de Know-How) serão aceitos para averbação pelo INPI. Essa alteração entrará em vigor imediatamente.
(VI) Os Contratos de Licença de Marca poderão prever pagamentos de royalties pelo licenciamento de pedidos de registro de marca (e não apenas de registros de marca). A data de vigência e o prazo de vigência do contrato deverão ser declarados no mesmo. Essa alteração entrará em vigor imediatamente. O INPI também analisará a possibilidade legal de estender essa orientação (royalties provenientes de pedidos) a contratos de licença envolvendo pedidos de patentes, pedidos de registro de desenho industrial e pedidos de outros direitos de PI processados pelo INPI.
(VII) O INPI não mais imporá tetos para as taxas de royalties nos contratos de licença e para as remessas de royalties ao exterior pelos licenciados brasileiros a licenciantes estrangeiros, ainda que ambos pertençam ao mesmo grupo econômico. Esta alteração entrará em vigor imediatamente, mas deve-se levar em consideração que as leis fiscais e tributárias brasileiras ainda são aplicáveis aos contratos de licença e as mesmas podem impor tetos às taxas de royalties em algumas situações.
Por favor, não hesite em contatar-nos, caso necessite de maiores informações ou esclarecimentos sobre este assunto.
Cordialmente,
Ricardo Pinho
Sócio Responsável pelo Departamento de Contencioso
(Membro do Conselho Consultivo da LES-Brasil)