No final de dezembro de 2022, o INPI publicou a Nota Técnica nº 03/2022, relativa à atualização das diretrizes para o exame do procedimento de caducidade. A Nota Técnica nº 03/2022 traz informações detalhadas sobre o exame de caducidade, mantendo as orientações até então seguidas e incluindo novos e detalhados tópicos sobre outros aspectos que também são levados em consideração pelo INPI.
A seguir, encontra-se um resumo das principais atualizações:
O titular do registro da marca não é obrigado a comprovar o uso da marca no intervalo compreendido entre os 5 primeiros anos contados da data do registro e o período sob investigação. Ou seja, é necessário apresentar comprovante de uso da marca durante o período compreendido entre o final dos 5 primeiros anos da data de concessão do registro e o final do período investigado.
- O uso da marca deve ser público e efetivo, o que significa que o uso em âmbito privado e estritamente interno de uma empresa não será considerado uso público da marca.
- Ao analisar o uso efetivo de uma marca, o INPI considerará a natureza dos bens/serviços identificados, as características do mercado ao qual pertencem tais produtos/serviços e a extensão e frequência de uso da marca. Consequentemente, em função de tais aspectos peculiares, nem sempre é obrigatório apresentar um grande número de documentos que comprovem o uso da marca.
- Além de documentos fiscais, outros materiais podem ser aceitos como prova de uso da marca, desde que datados e que indiquem a marca e os produtos/serviços comercializados. Exemplos de materiais adicionais que podem ser aceitos como prova de uso são imagens de produtos, embalagens, invólucros, recipientes, etiquetas, adesivos, catálogos, folhetos, manuais e materiais publicitários.
- O uso da marca na Internet poderá ser aceito, porém alguns requisitos devem ser atendidos, como a necessidade de se comprovar a data das imagens ou páginas correspondentes, e de demonstrar claramente a marca e os produtos/serviços cobertos pelo registro. Caso as imagens ou páginas tenham sido obtidas de site estrangeiro, é necessário traduzi-las para o Português e comprovar a comercialização ou importação dos produtos/serviços no Brasil.
- No que se refere às alterações do caráter distintivo original da marca sob procedimento de caducidade, a Nota Técnica em questão contém exemplos detalhados dos tipos de alteração que representam ou não uma modificação de seu caráter distintivo: adição de elementos nominativos, adição de elementos figurativos, retirada de elementos da marca, alteração na estilização de letras, alteração/atualização/
- No que se refere à justificativa do não uso da marca em um procedimento de caducidade, o INPI explica, na Nota Técnica em referência, que alguns argumentos não serão aceitos como razões legítimas para não utilizar a marca, como a reorganização da sociedade titular da marca, crise financeira do proprietário da marca, disputas entre os sócios da empresa e dissolução da sociedade. Por outro lado, problemas financeiros ou comerciais do titular da marca, relacionados a períodos de recessão econômica, podem ser alegados para explicar a apresentação de um número reduzido de documentos comprovando o uso da marca no período investigado, embora tais argumentos não sejam considerados razão legítima para justificar a total falta de uso da marca.