O "Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas", mais conhecido como Protocolo de Madri, é um tratado internacional que permite o registro de marcas em mais de 120 países através de um pedido internacional.
O Protocolo de Madri entrará em vigor em 02 de outubro de 2019, trazendo novas e importantes práticas na área de Marcas, tanto para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – como para a comunidade que atua na área.
O INPI publicou, em 09 de setembro de 2019, a Resolução Nº 247/2019, a qual dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri (tal Resolução entrará em vigor em 02 de outubro de 2019).
Em decorrência da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, também foi necessário introduzir novos procedimentos na área de marcas, conforme será mencionado a seguir.
Breves comentários sobre o registro de marcas via Protocolo de Madri
INPI atuando como Administração de Origem (pedidos internacionais originados no Brasil)
O brasileiro, pessoa física ou jurídica (ou estrangeiro domiciliado no Brasil) que deseja proteger suas marcas no exterior, via Protocolo de Madri, deverá ter um pedido de registro depositado perante o INPI (“pedido base”) ou um registro concedido pelo INPI (“registro base”). Com base no pedido de registro ou no registro brasileiro (“pedido base” ou “”registro base”), deve-se indicar ao INPI, quais são as jurisdições designadas (“partes contratantes designadas”), isto é, aquelas nas quais o Requerente deseja obter proteção para a sua marca.
O INPI, então, encaminhará o pedido internacional para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, indicando as jurisdições de interesse para o Requerente (“partes contratantes designadas”) e a OMPI notificará os Escritórios de Marcas de tais jurisdições.
O exame do pedido de marca em cada parte contratante designada (país designado pelo Requerente) seguirá as legislações nacionais de cada país. Caso haja algum óbice durante o trâmite do pedido internacional em uma ou mais partes contratantes designadas (como, por exemplo, oposições ou decisões de indeferimento), será necessário contratar os serviços de escritórios especializados nos países onde houve objeção ao registro da marca.
Embora o Protocolo de Madri vise também a uma redução de custos, deve-se levar em conta, além das taxas da OMPI, as taxas cobradas pelos Escritórios de Marcas de cada parte contratante designada.
Presumindo que a marca obterá proteção nas partes contratantes designadas, o titular brasileiro terá apenas um registro internacional, válido em todas as jurisdições de interesse (partes contratantes designadas).
INPI atuando como Escritório Designado (inscrições internacionais que designam o Brasil)
Uma vez que a OMPI notifique o INPI sobre uma inscrição internacional que designa o Brasil, tal inscrição internacional produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado perante o INPI. Da mesma maneira, a proteção conferida a um registro de marca requerido via Protocolo de Madri será idêntica à proteção conferida ao registro obtido diretamente junto ao INPI.
Quanto ao exame de marcas objeto de designações no Brasil, será conduzido de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), sendo importante destacar que para praticar atos perante o INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no Brasil (é necessária a apresentação de procuração).
O INPI terá um prazo de 18 meses, contados da data da notificação da designação do Brasil, para notificar à OMPI, a recusa da proteção ou a declaração da concessão da proteção.
Deve-se ressaltar que nada foi alterado com relação ao instituto da caducidade de registro de marca previsto pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), o que significa que os registros concedidos no Brasil via Protocolo de Madri também estarão sujeitos à declaração de caducidade após 5 anos. O ideal, portanto, é que o titular de uma inscrição internacional designando o Brasil inicie o uso da marca em território brasileiro, tão logo a proteção seja concedida no Brasil.
Novos procedimentos
Com o Protocolo de Madri, também foram introduzidas novas práticas na área de marcas, a saber:
- o sistema multiclasse (previsto na Resolução /INPI/PR Nº 248/2019, que entrará em vigor em 02 de outubro de 2019);
- o regime de cotitularidade de marcas (previsto na Resolução /INPI/PR Nº 245/2019, que entrará em vigor em 02 de outubro de 2019); e
- a divisão de registros e pedidos de registro de marcas (prevista na Resolução /INPI/PR Nº 244/2019, que entrará em vigor em 09 de março de 2020).
Com relação ao sistema multiclasse de registro de marca e ao regime de cotitularidade, vale ressaltar que embora as respectivas Resoluções Nºs 248/2019 e 245/2019 entrem em vigor em 02 de outubro de 2019, tais Resoluções preveem que o peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse e ao regime de cotitularidade será disponibilizado no Sistema e-INPI a partir de 09 de março de 2020. Portanto, até que o peticionamento mencionado esteja disponível, os depósitos de pedidos de registro de marca continuarão a ser efetuados em uma única classe e em nome de um único Requerente.
Ademais, deve-se notar que não há limite do número de classes a serem reivindicadas em um pedido de registro de marca. No entanto, é necessário esclarecer que o Requerente deve declarar que exerce, direta ou indiretamente, no Brasil, as atividades que a marca assinala, de acordo com o disposto no Artigo 128, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Tal declaração deve ser realizada independentemente de o pedido de registro ser depositado diretamente no INPI ou via Protocolo de Madri.
No tocante ao regime de cotitularidade de marcas, a Resolução Nº 245/2019 estabelece que ao examinar a registrabilidade de uma marca, o INPI considerará como direito de terceiro o direito anterior cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame.
Consequentemente, deve-se atentar para o fato de que se o titular de um registro de marca depositar um novo pedido de registro para marca idêntica ou semelhante, em conjunto com outro(s) titular(es), que designe produtos/serviços idênticos ou afins ao registro de marca anterior, o novo pedido de registro poderá ser indeferido com base no registro anterior, uma vez que os titulares não são idênticos.
Outros pontos importantes com relação ao regime de cotitularidade de marcas são (i) o fato de que oposições, processos administrativos de nulidade e requerimentos de caducidade podem ser apresentados por apenas um dos cotitulares do registro/pedido no qual se baseiam as alegações; e (ii) não será declarada a caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca (no entanto, no caso de desuso da marca, as respectivas razões deverão ser apresentadas por todos os cotitulares).
Por fim, quanto à divisão de registros e pedidos de registro de marca, a Resolução Nº 244/2019 prevê que serão mantidos, no registro ou pedido decorrente de divisão, a data de depósito e da prioridade do registro ou pedido original, bem como o período de vigência do registro original.
Também será possível efetuar a divisão para fins de transferência de titularidade, bem como poderá ser transferida uma parte dos produtos ou serviços pertencentes a uma mesma classe.
3ª Edição do Manual de Marcas do INPI
O Manual de Marcas do INPI foi instituído em 2014 e representa, desde então, a consolidação e o aperfeiçoamento das normas e orientações estipuladas ao longo dos anos por pareceres normativos, resoluções, instruções normativas, notas técnicas, decisões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de marca (CPAPD) e de procedimentos tácitos utilizados no exame de marcas.
Em 10 de setembro de 2019, o INPI publicou a 3ª Edição do referido Manual, atualizando as diretrizes de exame e incorporando os novos procedimentos acima mencionados, a saber:
- o registro de marca em regime de cotitularidade;
- o registro de marca em sistema multiclasse;
- a divisão de registros ou pedidos de registro de marca; e
- o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.